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Protection des marques en France : ce que change la loi Pacte

Des changements sur la protection des marques dans l’Union européenne (UE) sont apportés par l’ordonnance 2019-1169 du 13.11.2019, JO du 14.11 , prise en application de la loi PACTE loi 2019-486 du 22.05.2019 art. 201 qui a transposé la directive (UE) 2015/2436 du 16.12.2015 « paquet marques ».


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Une plus grande disponibilité des signes enregistrables

À compter du 01.04.2020, une procédure administrative en déchéance de marques sera mise en place au sein de l’INPI. Celle-ci permettra à toute personne de solliciter l’annulation, totale ou partielle, d’une marque non exploitée depuis plus de cinq années ou devenue générique ou déceptive du fait de son titulaire. Le recours à ce type de contentieux devrait s’en trouver facilité, du fait d’un coût (600 €) et de délais de mise en œuvre sensiblement réduits par rapport à ce que peut connaître la voie judiciaire actuelle.

Autre différence majeure, la démonstration préalable d’un intérêt à agir ne sera pas exigée devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) CPI art. L 716-1.

A noter : La compétence de l’INPI coexistera avec celle des tribunaux judiciaires spécialisés selon le partage suivant : tout le contentieux de la déchéance exercée à titre principal relèvera de la compétence exclusive de l’INPI, les tribunaux resteront compétents pour les demandes formées à titre reconventionnel, ou qui sont connexes à une autre action relevant de leurs compétences exclusives.

Renforcement du contrôle de l’INPI sur les preuves d’usage soumises dans le cadre d’une procédure d’opposition. Pour les oppositions formées à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque déposée depuis le 11.12.2019, l’opposant dont la marque a été enregistrée depuis plus de cinq ans doit, sur demande du déposant, être en capacité de fournir des preuves d’exploitation pertinentes pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition CPI art. L 712-5-1.

Modification de la structure des taxes de dépôts et de renouvellement avec le passage à un système dit « mono-classe ». Dorénavant, une taxe est à acquitter dès la première classe (190 € pour un dépôt / 290 € pour un renouvellement) et des taxes additionnelles seront exigées dès la seconde classe (40 € par classe) arrêté du 09.12.2019, JO du 10.12 . Ce changement devrait conduire les déposants à ne rechercher une protection que pour les produits et services qui leur seront nécessaires.

Une meilleure défense des droits des titulaires de marques et autres signes distinctifs

La procédure d’opposition connaît plusieurs changements notables poursuivant un tel objectif. Il est maintenant possible d’invoquer plusieurs droits antérieurs à l’appui d’une seule et même procédure d’opposition (pour peu que les droits appartiennent au même titulaire) mais surtout la procédure s’ouvre à de nouveaux droits antérieurs CPI art. L 712-4 et s.

Peuvent désormais être invoqués comme fondement d’une procédure d’opposition, l’atteinte à :

- une marque renommée antérieure, au-delà de la spécialité pour laquelle elle est enregistrée ;

- une dénomination ou une raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- un nom, l’image et la renommée des établissements publics de coopération intercommunale ;

- un nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- une marque protégée dans un État partie à la Convention d’Union de Paris, si elle est déposée sans son autorisation par un agent ou un représentant du titulaire de la marque protégée.

A noter : Cette « nouvelle » procédure d’opposition n’est possible qu’à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques déposées depuis le 11.12.2019.

Une procédure administrative en nullité est également mise en place devant l’INPI à compter du 01.04.2020. L’INPI se verra reconnaître une compétence exclusive pour connaître des actions en nullité exercées à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus, ainsi que des actions qui sont fondées sur un ou plusieurs des motifs relatifs suivants : marque antérieure / dénomination sociale / nom commercial / enseigne / nom de domaine / appellation d’origine (AO) & indication géographique (IG) / nom d’une entité publique / nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale / dépôt fait par un agent.

Les tribunaux judiciaires spécialisés conserveront leur compétence exclusive en cas de demande de nullité reconventionnelle ou connexe à une autre demande relevant de la compétence exclusive des tribunaux et en cas de demande fondée sur l’un des motifs relatifs suivants : droit d’auteur / dessin et modèle / droit de la personnalité CPI art. L 716-2 et s.

A noter : Les recours exercés contre les décisions du directeur de l’INPI rendues en matière de déchéance ou de nullité seront des recours en reformation.

Moderniser et rendre plus performant le dispositif de protection des marques

La volonté d’adapter le droit des marques aux outils de communication actuels se manifeste dans la suppression de l’exigence d’une représentation graphique du signe déposé. Cette mesure permet, outre l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » (marque sonore ou marque de mouvement) sous les nouveaux formats acceptés par l’INPI (fichiers MP3, MP4 ne dépassant pas un poids de 10 Mo), de protéger de nouveaux types de marques (marque multimédia ; CPI art. L 711-1 ; décision 2019-157 du directeur de l’INPI du 11.12.2019, BOPI 20/01 du 03.01.2020 .

La refonte du régime juridique des marques collectives qui ont vocation à être utilisées/exploitées par plusieurs personnes se traduit par la création d’une nouvelle catégorie : les marques de garantie . Doivent être ainsi désignées lors de leur dépôt, les marques qui ont vocation à distinguer les produits et services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis. Le déposant de telles marques ne peut pas exercer d’activité en lien avec la fourniture de produits ou services de même type que ceux qui sont garantis. Les nouveaux textes renforcent également le rôle du règlement d’usage ainsi que le contrôle de son contenu par l’INPI.

Le coût pour une protection dans une classe est fixé à 350 €, puis 40 € par classe supplémentaire CPI art. L 715-1 et s. ; art. R 715-1 : décret 2019-1316 du 09.12.2019, JO du 10.12 ; arrêté du 09.12.2019, JO du 10.12 .

Un allongement du délai imparti au déposant pour procéder au renouvellement de sa marque a été instauré. Le titulaire d’une marque enregistrée peut désormais procéder à cette formalité dans l’année précédant la date d’échéance (et non plus dans les six mois précédant le dernier jour du mois anniversaire). Ces nouvelles modalités de renouvellement ne sont toutefois pas d’application directe et ne concernent que les marques dont l’échéance est postérieure au 11.12.2020 CPI art. R 712-24.

Autres dispositions marquantes

Plusieurs autres dispositions issues de l’ordonnance 2019-1169 ne concernant pas directement les procédures instruites par l’INPI méritent également d’être signalées tant elles présentent un fort intérêt pour l’utilisateur du système des marques :

- transmission des droits sur la marque : la cession globale du fonds de commerce emportera, à partir du 01.04.2020, automatiquement le transfert des marques qui y sont attachées, sauf convention contraire CPI art. L 714-1  ;

- imprescriptibilité des actions en nullité : les actions en nullité de marque ne sont désormais plus soumises à la prescription quinquennale de droit commun et deviennent imprescriptibles CPI art. L 716-2-6 , sous réserve de l’application du mécanisme de la forclusion par tolérance ;

- exercice de l’action en contrefaçon : le licencié (simple) peut dorénavant agir en contrefaçon, sous réserve toutefois qu’il obtienne le consentement du titulaire et que le contrat de licence n’en dispose pas autrement CPI art. L 716-4-2  ;

- le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l’action en contrefaçon des droits de propriété industrielle est modifié : il s’agit désormais du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer CPI art. L 716-4-2 .

Frédéric AUCLAIR, Chargé d’affaires en propriété industrielle au sein de de l’INPI

Les collaborateurs de l’INPI, présents sur tout le territoire national, sont aux côtés des entrepreneurs pour les renseigner sur ces nouvelles dispositions. Contact : 0820 210 211 (0,10 € TTC/min) + prix de l’appel. N° dédié aux start-up : 0821 010 010. https://www.inpi.fr/fr/nos-implantations

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